Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser zweiten Folge des IP Courses Podcasts zum Fall ONWARD Medical N.V. ./. Niche Biomedical, Inc. ist wieder Richter Thomas Adocker zu Gast bei Michael Stadler. Gemeinsam besprechen Sie, wie das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) in der zweitinstanzlichen Entscheidung den Fall aufgelöst hat und insbesondere, ob die erstinstanzlich vertretene Meinung, dass Hilfsanträge im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen grundsätzlich nicht zulässig sind. Die Antragstellerin rügte in ihrer Berufung nicht nur die Nicht-Zulassung ihrer Hilfsanträge vor der ersten Instanz, sondern nahm auch Änderung an diesen Hilfsanträgen vor. Im Laufe des Verfahrens wurde dann einer der Hilfsanträge aus dem erstinstanzlichen Verfahren zum Hauptantrag des Berufungsverfahrens erklärt. Der Court of Appeal stellte klar, dass auch im Verfahren zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen eingereichte Hilfsanträge nicht von vornherein unzulässig sind. Die Zulässigkeit hängt vielmehr von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, wobei der summarische Charakter des Verfahrens zu berücksichtigen ist. Auch das Einreichen von (neuen) Hilfsanträgen oder das Ändern der Reihenfolge der Anträge im Berufungsverfahren ist grundsätzlich möglich, jedoch liegt die Zulassung im Ermessen des Gerichts. Inhaltlich setzte sich das Berufungsgericht jedoch nicht mit der Rechtsbeständigkeit des eingeschränkten Anspruchs auseinander, da in einem ersten Schritt sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Patentverletzung verneint wurden. Die unmittelbare Verletzung scheitert daran, dass nicht mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass die ausgelieferten Produkte mehrere anspruchsgemäß geforderte vorprogrammierte Muster umfasste, die die im Anspruch definierten technischen Merkmale erfüllt hätten. Für die mittelbare Patentverletzung fehlt es an der subjektiven Tatbestandsvoraussetzung, da nicht mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass die Anwender zur konkreten anspruchsgemäßen Programmierung des Geräts (insbesondere unter Berücksichtigung der zusätzlichen Merkmale, die im Hauptantrag des Berufungsverfahrens hinzugefügt wurden) angeleitet werden. Auch das deutsche Benutzerhandbuch gab keinen konkreten Hinweis auf eine derartige Programmierung. Zwischen den beiden Streitparteien wurde jedoch in dieser Sache im Dezember 2025 ein Hauptsacheverfahren anhängig gemacht.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und GerdHübscher über die Entscheidung T 1193/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist eine Rotorspinnmaschine zur Herstellung von Garnen, wobei insbesondere die Zuerkennung von implizit offenbarten Merkmalen im Stand der Technik und die Sichtweise der Beschwerdekammer auf die Bedeutung von auf KI, also auf Large Language Models (ChatGPT), gestützte Argumente relevant werden. Rotorspinnmaschinen arbeiten mit hunderten Spinnstellen und Rotordrehzahlen, die im High-End-Bereich bis in Größenordnungen von hunderttausenden Umdrehungen pro Minute reichen. Solche Systeme sind technisch nur beherrschbar, wenn Rotor, Magnetlagerung und Gehäusebedingungen (z. B. Unterdruck im Gehäuse) genau aufeinander eingestellt sein. Der Kern des Streitpatents liegt in einem Verfahren zum sicheren Starten und Stoppen eines Rotors einer solchen Rotorspinnmaschine. Dazu muss – vereinfacht – Folgendes passieren: Entweder wird eine Lagerregelung (für ein aktives Magnetlager) überwacht oder eine Datenverbindung zwischen Motor und Steuerung überwacht. Wird ein Fehlerzustand festgestellt, wird der Start des Rotors blockiert oder der Rotor gezielt gestoppt. Der zentrale Konflikt drehte sich darum, ob der Anspruch tatsächlich einen qualitativ anderen Sicherheitsmechanismus fordert – oder ob das im Stand der Technik ohnehin implizit enthalten ist. In der D3 wurde ein Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und gegebenenfalls Notabschaltung für einen magnetgelagerten Rotor beschrieben, ohne Hinweis auf eine Spinnmaschine. Während auf der Hand liegt, dass damit das Stoppen des Rotors offenbart ist, stellte sich die Frage wie es sich mit dem Starten verhält. Die Patentinhaberin versuchte, über die Wortwahl eine Trennlinie zu ziehen: „prüfen“ sollte eher als initiale, gegebenenfalls einmalige Kontrolle (z. B. beim Hochfahren/Inbetriebnehmen) verstanden werden, während „überwachen“ als fortlaufendes Monitoring gelesen wurde. Im Einspruchsverfahren folgte die Einspruchsabteilung in vielen Punkten der Argumentation der Patentinhaberin und das Patent wurde in beschränkter Fassung (auf Basis eines Hilfsantrags) aufrechterhalten. Die Einspruchsabteilung sah also zentrale Merkmale – insbesondere die beiden Alternativen „Datenverbindung prüfen“ oder „Lagerregelung prüfen“ – in der D3 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. In der Beschwerde nahm die Kammer jedoch eine andere Sichtweise in Hinblick auf die implizite Offenbarung der relevanten Merkmale ein: Für eine Maschine mit diesem Risikoprofil ist es fachlich naheliegend, dass die Überwachung/Regelung auch Prüfhandlungen umfasst, die auch einmalig ausgeführt werden, da der Anspruch diese Möglichkeit offen lässt. Es scheint klar zu sein, dass jedenfalls auch beim Inbetriebnehmen die Datenverbindung bzw. die Lagerung überprüft werden, etwa durch einen Servicetechniker, bevor man eine derartige Anlage überhaupt startet. In Summe wurden damit alle Merkmale als (zumindest) implizit durch den Stand der Technik offenbart angesehen. Ergebnis: Widerruf des Patents, da auch keiner der Hilfsanträge als rechtsbeständig angesehen wurde. Ein besonderes Detail der Entscheidung: In der mündlichen Verhandlung wurde von der Patentinhaberin versucht, über ein Large Language Model (ChatGPT) eine sprachliche Differenzierung („prüfen“ vs. „überwachen“, „Lagerregelung“ etc.) zu stützen. Die Kammer ordnete diesen Versuch deutlich ein: Antworten eines Sprachmodells seien nicht geeignet, um das Verständnis der Fachperson zum Prioritäts-/Anmeldetag zu belegen – unter anderem wegen - unklarer Trainingsdaten und fehlender zeitlicher Einordnung, und - starker Kontext- und Prompt-Abhängigkeit.

In dieser Folge diskutieren Gerd Hübscher, Fabian Haiböck, Michael Stadler und Lukas Fleischer zum Jahresausklang keine Entscheidung einer Beschwerdekammer, sondern ein konkretes Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Passend zur Silvesterzeit wird das Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung diskutiert, die sich mit Feuerwerkskörpern beschäftigt, genauer mit einer Aufnahme für Feuerwerkskörper, die eine kontrollierte Darstellung von Figuren ermöglicht. Erfindung Die zugrundeliegende Patentanmeldung (EP 3 128 285 A1) betrifft eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass Leuchtkörper innerhalb einer Rakete so angeordnet werden können, dass sie bei der Explosion am Himmel bestimmte Motive – etwa Herzen oder Symbole – darstellen. Aufgrund der unkontrollierten Rotation der Rakete während des Flugs kommt es jedoch häufig zu Verzerrungen oder falscher Ausrichtung der dargestellten Figur. Die Erfindung setzt hier an und schlägt eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung vor, die mit einem Sensor zur Bestimmung des Erdmagnetfelds sowie einer gesteuerten Zündeinrichtung ausgestattet ist. Dadurch soll der Zündzeitpunkt so gewählt werden, dass der Feuerwerkskörper nur bei einer geeigneten Ausrichtung explodiert, um das gewünschte Motiv korrekt am Himmel darzustellen. Prüfungsverfahren Im Mittelpunkt der Diskussion steht das Prüfungsverfahren und insbesondere die Klarheit der Ansprüche. Die Prüfungsabteilung beanstandete, dass aus Anspruch und Beschreibung nicht eindeutig hervorgehe, ob die Aufnahmevorrichtung selbst mit abgeschossen wird oder am Boden verbleibt. Weitere Klarheitseinwände betrafen den häufigen Gebrauch des Begriffs „vorzugsweise“ sowie uneinheitliche Begrifflichkeiten für dasselbe Bauteil (Stab vs. Leitstab). Neben den Klarheitseinwänden wurde auch mangelnde erfinderische Tätigkeit von der Prüfungsabteilung geltend gemacht. Erwiderung und Ergebnis Die Erwiderung des Vertreters fiel prägnant und knapp aus. Zentrale Punkte wurden lediglich klargestellt, ohne umfangreiche Argumentation oder den (eigentlich obligatorischen) Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Insbesondere wurde der Prüfungsabteilung mitgeteilt, dass die Aufnahmevorrichtung mit abgeschossen wird, und dass es sich bei Stab und Leitstab um dasselbe Merkmal handelt. Diese Klarstellungen wurden teilweise akzeptiert, auch wenn sie nicht vollständig in die Anspruchsfassung übernommen wurden. Nach Bereinigung einzelner Klarheitseinwände, nämlich der inkonsistenten Verwendung der Begriffe innerhalb des Anspruchssatzes, erteilte die Prüfungsabteilung das Patent, ohne dass im Verfahren ein Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchexerziert wurde - weder vom Anmelder, noch von der Prüfungsabteilung. Das ip courses Podcast-Team wünscht einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

In dieser Folge widmen sich Michael Stadler und Lukas Fleischer einer Hörerfrage zur unentrinnbaren Falle nach G 1/93. Die Frage knüpft unmittelbar an die bisherigen Podcastfolgen zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (Folge 13 und Folge 14 der zweiten Staffel) sowie an die zuletzt besprochene Entscheidung zum Staubsaugerfilterbeutel (Folge 12 der dritten Staffel) an. Hörerfrage Ein nicht ursprünglich offenbartes Merkmal X befindet sich im erteilten unabhängigen Anspruch. Im Einspruch wird dies als Verstoß gegen Art 123(2) EPÜ geltend gemacht. Daraus ergibt sich grundsätzlich die unentrinnbare Falle – außer in den Ausnahmefällen der G 1/93. Kann man Merkmal X streichen und stattdessen neue, einschränkende Merkmale Y und Z einfügen, die zwar keinen Bezug zu X haben, den Schutzbereich aber stärker begrenzen? Antwort der Podcaster Der Schutzbereich lässt sich nicht quantitativ messen, sondern nur über Ober-/Untermengenrelationen vergleichen. Entscheidend ist, ob ein Gegenstand, der vor der Änderung nicht unter den Anspruch fiel, nach der Änderung unter den Anspruch fällt (Art 123 (3) EPÜ). Y und Z können den Anspruch stärker einschränken, trotzdem bleibt die Streichung von X unzulässig, wenn Y/Z nicht zwingend X implizieren. Die Verkehrsschutzinteressen des Art 123 (3) EPÜ sprechen klar dagegen, den Schutzbereich "seitlich" zu verschieben. Damit liegt weiterhin eine unentrinnbare Falle vor. Zusatzfrage: Unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen? Grundsätzlich gibt es die unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen nicht. Ein abhängiger Anspruch, der ein nicht offenbartes Merkmal enthält, kann immer gestrichen werden. Der unabhängige Anspruch definiert den maximal zulässigen Schutzbereich im Einspruch. Selbst wenn der abhängige Anspruch eine unzulässige Erweiterung enthält, zieht er den Rest des Anspruchssatzes nicht mit. Praktisch wichtig: Das streitige Merkmal sollte frühzeitig, spätestens im Hilfsantrag, entfernt werden, um Verspätungsdiskussionen zu vermeiden. Die unentrinnbare Falle greift selbst dann, wenn alternative Merkmale den Anspruch "stärker" einschränken würden. Entscheidend bleibt allein das Verbot der Schutzbereichserweiterung nach Art 123 (3) EPÜ. Bei abhängigen Ansprüchen besteht dieses Problem hingegen nicht.